A.

Der Kläger nimmt die Beklagte wegen der Veräußerung sogenannter Peripheriegeräte im Zusammenhang mit einer Patentverletzung auf Auskunft und Rechnungslegung, Feststellung der Schadensersatzpflicht sowie Ersatz vorgerichtlicher Abmahnkosten in Anspruch.

Der Kläger ist Inhaber des am 06.03.2003 angemeldeten und mit Wirkung für Deutschland erteilten europäischen Patents EP … 175 B1 (Anlage K 1, nachfolgend: Klagepatent). Die Veröffentlichung und Bekanntmachung des Hinweises auf die Erteilung erfolgten am 08.09.2010.

Patentanspruch 1 und Patentanspruch 3 in der erteilten Fassung des Klagepatents lauten im englischen Original wie folgt:

„1. Apparatus for moisture or ash analysis of the kind comprising a furnace (10), a balance (21) having weighing platform (112) positioned in said furnace (10), support means (201) for supporting a plurality of crucibles (9) in a generally horizontal circular configuration, each of the crucibles (9) holding a sample of material to be analyzed, means (3) for auto-matically placing and removing crucibles (9) into said support means (201), rotation means (16) for rotating said support means (201) sequentially and vertically aligning a crucible (9) with the means (3) for automatically placing and removing the crucibles (9) on the support means (201), elevation means for vertically shifting said support means (201) to deposit and remove the aligned crucibles(9) on and off of said weighing platform(112), and control means (300) for controlling said rotation means (16) and said elevation means to allow in-sertion of the crucibles (9) by the means (3) for automatically placing and removing the crucibles (9), characterized in that the furnace (10) has a hole (41) on its top surface (42) adapted to allow the placing and removing of the crucibles through said hole, the furnace (10) thereby remaining substantially closed during the placing and removing of the cruci-bles (9) by the placing and removing means (3).

(…)

3. An apparatus according to claim 1 wherein the placement means (3) is a robot arm for positioning the crucibles (9) through the hole (41) onto the support means (201).“

Der Bundesgerichtshof hat das Klagepatent in einem (ersten) Nichtigkeitsverfahren mit Entscheidung vom 05.09.2017 mit der Maßgabe aufrechterhalten, dass Anspruch 1 nichtig ist, soweit er über eine Fassung hinausgeht, in der es eingangs heißt: „Apparatus for moisture and ash analysis“ und die weiteren Ansprüche auf den so gefassten Anspruch rückbezogen sind (Anlage K 3). Die Beklagte hat zwischenzeitlich eine neue Nichtigkeitsklage erhoben, welche das Bundespatentgericht erstinstanzlich abgewiesen hat. Hiergegen hat die hiesige Beklagte und Klägerin im Nichtigkeitsverfahren Berufung zum Bundesgerichtshof eingelegt, über die noch nicht entschieden worden ist.

Die Beklagte vertreibt Aufschlussgeräte für die Analyse pulverförmiger Stoffe mit dem Namen „H. -System for oxidic sample fusion“. In die H. -Systeme können thermogravimetrische Analysatoren (T.) integriert werden. Bei der Lehre des Klagepatents handelt es sich um einen solchen T., wobei T. s (jedenfalls generell) nicht stets patentgemäß ausgestaltet sein müssen. Das H. - System der Beklagten als solches (ohne T. s) fällt unstreitig nicht unter das Klagepatent.

Im September 2005 erteilte die Firma I. der Beklagten den Auftrag für die Lieferung von H. Systemen. Hierbei sollten T. s zur Bestimmung des Glühverlustes mit dem H. -System verbunden werden. Die Firma I. hatte für diese Zwecke zunächst am 08.09.2005 beim Kläger vier T. s zum Gesamtpreis von 140.000 Euro bestellt (Anlage K 8). In der Folge kam es jedoch zu Verwerfungen zwischen dem Kläger und der Firma I., so dass Letztere von den T. s des Klägers Abstand nahm und solche schließlich von der Firma E. GmbH erwarb. Diese lieferte in den Jahren 2011 und 2012 insgesamt 22 klagepatentgemäße T. s auf das Firmengelände der Beklagten, welche die Beklagte in ihre H. -Systeme integrierte und die Gesamtsysteme anschließend von dort aus nach Australien verschiffen ließ. I. veräußerte dann die so verpackt gelieferten Anlagen in Australien weiter. Die in die H. -Systeme eingebauten T. s wurden von der E. GmbH unmittelbar dem Unternehmen I. in Rechnung gestellt.

Aufgrund dieser Vorgänge wurde die Beklagte in einem vorangegangenen Verfahren mit Urteil des Landgerichts München I vom 19.06.2019, Az. 21 O 24226/15, rechtskräftig wegen des Inverkehrbringens von klagepatentgemäßen T. s verurteilt (Anlage K 14). Die ausgeurteilte Rechnungslegungsverpflichtung und die festgestellte Schadensersatzpflicht bezogen sich dabei nach dem Wortlaut des Tenors nur auf die T. s als solche, nicht jedoch auch auf die H. -Anlagen, in die die T. s eingebaut worden waren.

Bereits zuvor war die E. GmbH in einem gesonderten Verfahren mit Urteil des Landgerichts München I vom 07.03.2014, Az. 21 O 16830/12, rechtskräftig wegen Patentverletzung aufgrund der Lieferungen der T. -Einheiten an die Firma I. auf das Gelände der Beklagten verurteilt worden (Anlage K 12).

Die Beklagte erstellte zudem die als Anlage K 5a vorgelegte Broschüre, die im September 2014 herausgegeben wurde und auf der Internetseite der Beklagten unter der Rubrik „Downloads“ bis mindestens 20.12.2019 (vgl. Anlage K 23) abrufbar war. Anlage K 5a zeigt ein aus Modulen zusammengestelltes H. -System, das auf S. 2 der Anlage K 5a wie folgt beschrieben wird:

„The H. is a fully automatic system for fusion, measurement of moisture, and thermo-graphic analysis. (T.)/Ioss of ignition (LOI) determination. The system has the following components which can be flexibly and individually combined.

1. Input tray magazine

2. Dosing module

3. Fusion module

4. Cleaning modul“

5. T. modul.“

Daneben ist in der Broschüre folgende Abbildung enthalten:

 

Im Anschluss an das oben genannte landgerichtliche Urteil vom 19.06.2019 (Anlage K 14) erteilte die Beklagte mit Schreiben vom 04.10.2019 dem Kläger eine Auskunft in Bezug auf die von der E. GmbH bezogenen T. s (Anlage K 15), nicht jedoch auch hinsichtlich der von ihr veräußerten H. -Systeme. Als der Kläger dies bemängelte, entspann sich zwischen den Parteien eine mehrteilige Korrespondenz (vgl. Anlagen K 16 und K 17) darüber, ob auch die H. -Systeme von der titulierten Auskunftsverpflichtung erfasst sind (so der Kläger) oder nicht (so die Beklagte).

Mit einem als „Abmahnung“ bezeichneten anwaltlichen Schreiben vom 20.12.2019 forderte der Kläger die Beklagte erneut zur Auskunftserteilung (auch) zu den H. -Systemen auf und verlangte eine Unterlassungserklärung (Anlage K 18). Mit Schreiben vom 10.01.2020 gab die Beklagte eine Unterlassungserklärung ab, die sich auf die Verwendung einer schematischen Abbildung von T. s in ihren Firmenunterlagen bezog, lehnte aber weiterhin die Erteilung einer Auskunft zu den H. -Systemen ab (Anlage K 19).

Nach einer weiteren anwaltlichen E-Mail-Korrespondenz (vgl. Anlagen K 20 und K 21) reichte der Kläger am 22.06.2020 die vorliegende Klage ein, die dem Prozessbevollmächtigten der Beklagten am 07.08.2020 zugestellt wurde.

Der Kläger hat seine Klage damit begründet, die Beklagte schulde Schadensersatz nicht nur wegen des Inverkehrbringens der T. s, sondern der herauszugebende Verletzergewinn umfasse auch all das, was die Beklagte durch Angebot und Vertrieb der H. -Systeme insgesamt erlangt habe, da die H. -Systeme der Beklagten einschließlich der T. -Handling-Einheit als Peripheriegeräte anzusehen seien, die der Beklagte ohne die patentverletzenden T. s der E. GmbH nicht an I. hätte absetzen können. Die Rechtskraft des Urteils im Vorprozess stehe der Zulässigkeit der vorliegenden Klage nicht entgegen, da der Urteilstenor nur auf die T. s Bezug nehme, aber nicht auf die H. -Systeme als Peripheriegeräte.

Der Kläger hat in erster Instanz beantragt,

I. Die Beklagte wird verurteilt,

1. dem Kläger darüber Auskunft zu erteilen, in welchem Umfang sie

a) H. -Systeme, bestehend aus einer H. -6-Aufschlusseinheit, einer Dosiereinheit (inkl. Roboter), einer UltraschalI-Reinigungs-Einheit und einer T. -Einheit, wobei die T. -Einheit aus

aa) zwei,

bb) drei,

cc) vier Apparaten für Feuchtigkeits- und Ascheanalysen besteht,

mit einem Ofen, mit einer Waage samt Wiegeplattform, die im Ofen angeordnet ist, mit Haltemitteln zum Halten einer Mehrzahl von Tiegeln in einer allgemein horizontalen kreisförmigen Anordnung, mit Tiegeln, die jeweils eine zu analysierende Materialprobe enthalten, mit Mitteln zum automatischen Einsetzen in das und Entnehmen der Tiegel aus dem Haltemittel, mit Drehmitteln, die dem sequentiellen Drehen des Haltemittels und der vertikalen Ausrichtung der Tiegel auf die Mittel zum automatischen Einsetzen in das und Entnehmen der Tiegel aus dem Haltemittel dienen, mit Hebemitteln zum vertikalen Verfahren des Haltemittels, um die ausgerichteten Tiegel auf der Wiegeplattform abzustellen und sie von dieser zu entfernen, mit Steuermitteln zum Steuern der Drehmittel und der Hebemittel, um das Einsetzen von Tiegeln durch die Mittel zu ermöglichen,

in der Bundesrepublik Deutschland angeboten, in Verkehr gebracht oder gebraucht haben sic!] oder zu den genannten Zwecken eingeführt oder besessen haben [sic!, wenn bei der T. -Einheit an der Oberseite des Ofens jeweils ein Loch ausgebildet ist, durch welches die Tiegel eingesetzt und entnommen werden können, wodurch der Ofen bei diesem Einsetzen und Entnehmen der Tiegel durch die Mittel im Wesentlichen geschlossen bleibt,

(EP 1 455 175 B1, Anspruch 1)

insbesondere, wenn die Vorrichtung zum Einsetzen ein Roboterarm zum Positionieren der Tiegel durch das Loch auf die Haltevorrichtungen ist,

(Unteranspruch 3)

b) H. -Systeme, bestehend aus einer H. -6-Aufschlusseinheit, einer Dosiereinheit (inkl. Roboter), einer UltraschalI-Reinigungs-Einheit und einer T. -Handling-Einheit,

in der Bundesrepublik Deutschland hergestellt, angeboten, in Verkehr gebracht oder gebraucht hat oder zu den genannten Zwecken eingeführt oder besessen hat, wenn es sich bei der T. -Handling-Einheit um eine solche mit einer „Greiferspinne“ handelt, die geeignet und bestimmt ist, Tiegel für die T. -Analyse in einer T. -Einheit von einer T. -Einheit zu mindestens einer weiteren und maximal sieben weiteren T. -Einheiten zu transportieren,

wobei es sich bei der T. -Einheit, für die die T. -Handling-Einheit geeignet und bestimmt ist, um Apparate für Feuchtigkeits- und Ascheanalysen handelt, mit einem Ofen, mit einer Waage samt Wiegeplattform, die im Ofen angeordnet ist, mit Haltemitteln zum Halten einer Mehrzahl von Tiegeln in einer allgemein horizontalen kreisförmigen Anordnung, mit Tiegeln, die jeweils eine zu analysierende Materialprobe enthalten, mit Mitteln zum automatischen Einsetzen in das und Entnehmen der Tiegel aus dem Haltemittel, mit Drehmitteln, die dem sequentiellen Drehen des Haltemittels und der vertikalen Ausrichtung der Tiegel auf die Mittel zum automatischen Einsetzen in das und Entnehmen der Tiegel aus dem Haltemittel dienen, mit Hebemitteln zum vertikalen Verfahren des Haltemittels, um die ausgerichteten Tiegel auf der Wiegeplattform abzustellen und sie von dieser zu entfernen, mit Steuermitteln zum Steuern der Drehmittel und der Hebemittel, um das Einsetzen von Tiegeln durch die Mittel zu ermöglichen, wenn bei der T. -Einheit an der Oberseite des Ofens jeweils ein Loch ausgebildet ist, durch welches die Tiegel eingesetzt und entnommen werden können, wodurch der Ofen bei diesem Einsetzen und Entnehmen der Tiegel durch die Mittel im Wesentlichen geschlossen bleibt,

(EP 1 455 175 B1, Anspruch 1)

insbesondere, wenn die Vorrichtung zum Einsetzen ein Roboterarm zum Positionieren der Tiegel durch das Loch auf die Haltevorrichtungen ist (Unteranspruch 3);

2. dem Kläger darüber Rechnung zu legen, in welchem Umfang sie die zu Ziffer I.1. bezeichneten Handlungen seit dem 08.10.2010 begangen hat, und zwar unter Angabe a) der Namen und Anschriften der Hersteller, Lieferanten und anderer Vorbesitzer sowie der gewerblichen Abnehmer und Verkaufsstellen, für die die Erzeugnisse bestimmt waren;

b) der Menge der hergestellten, ausgelieferten, erhaltenen oder bestellten Erzeugnisse sowie über die Preise, die für die betreffenden Erzeugnisse bezahlt wurden;

c) der einzelnen Angebote, aufgeschlüsselt nach Angebotsmengen, -zeiten und -preisen sowie den Namen und Anschriften der Angebotsempfänger;

d) der betriebenen Werbung, aufgeschlüsselt nach Werbeträgern, deren Auflagenhöhe, Verbreitungszeitraum und Verbreitungsgebiet;

e) der nach den einzelnen Kostenfaktoren aufgeschlüsselten Gestehungskosten und des erzielten Gewinns;

und dabei die zugehörigen Einkaufs- und Verkaufsbelege (Lieferscheine oder Rechnungen) mit der Maßgabe vorzulegen, dass Daten, auf die sich die geschuldete Auskunft und Rechnungslegung nicht bezieht und hinsichtlich derer ein berechtigtes Geheimhaltungsinteresse der Beklagten besteht, abgedeckt oder geschwärzt sein können;

wobei der Beklagten vorbehalten bleibt, die Namen und Anschriften ihrer nichtgewerblichen Abnehmer sowie der Angebotsempfänger statt dem Kläger einem von dieser zu bezeichnenden, ihr gegenüber zur Verschwiegenheit verpflichteten, vereidigten Wirtschaftsprüfer mit Sitz in der Bundesrepublik Deutschland mitzuteilen, sofern die Beklagte dessen Kosten trägt und ihn berechtigt und verpflichtet, dem Kläger auf konkrete Anfrage mitzuteilen, ob ein bestimmter nicht-gewerblicher Abnehmer oder Angebotsempfänger in der Rechnung enthalten ist.

II. Es wird festgestellt, dass die Beklagte verpflichtet ist, dem Kläger allen Schaden zu ersetzen, der ihm durch die unter Ziffer I.1. bezeichneten, seit dem 08.10.2010 begangenen Handlungen entstanden ist und noch entstehen wird.

III. Die Beklagte wird verurteilt, an den Kläger 14.171,71 EUR, Zug um Zug gegen Ausstellung einer Rechnung über diesen Betrag, zu zahlen (Kosten der vorgerichtlichen Abmahnung, inkl. 2.267,71 EUR Umsatzsteuer).

Die Beklagte hat in erster Instanz Klageabweisung beantragt, hilfsweise, den Rechtsstreit bis zur Entscheidung über den Rechtsbestand des Klagepatentes auszusetzen.

Die Beklagte hat die Ansicht vertreten, der vorliegenden Klage stehe die Rechtskraft des Urteils vom 19.06.2019 im Vorprozess entgegen, da der der vorliegenden Klage zugrundeliegende Lebenssachverhalt mit dem des genannten Urteils identisch sei. Im Übrigen bestünden die geltend gemachten Ansprüche nicht, weil es sich bei der H. -Anlage der Beklagten nicht um ein Peripheriegerät handele, das von der Beklagten nur habe abgesetzt werden können, weil diese im Hinblick auf patentverletzende T. -Geräte gestaltet gewesen oder angeboten worden sei.

Die Beklagte hat zudem die Einrede der Verjährung erhoben.

Hierzu hat der Kläger vorgetragen, die Ansprüche seien nicht verjährt, da der Kläger erst durch die von der E. GmbH im März 2019 zur Verfügung gestellten Informationen gesicherte Kenntnis davon erlangt habe, dass die T. s der E. GmbH tatsächlich an die Beklagte geliefert worden seien. Zudem habe die Beklagte das Angebot von H. -Systemen, die auf patentverletzende T. s ausgelegt seien, ungeachtet des Vorprozesses vor dem Landgericht München I fortgesetzt, wie die noch am 20.12.2019 auf ihrer Internetseite abrufbare Broschüre gemäß Anlage K 5a zeige. Jedenfalls könne der Kläger seinen Schadensersatzanspruch als Restschadensersatzanspruch gemäß § 852 BGB geltend machen.

Das Landgericht hat die Beklagte mit Endurteil vom 04.03.2022, auf dessen tatsächliche Feststellungen ergänzend Bezug genommen wird, antragsgemäß zur Auskunftserteilung und Rechnungslegung sowie zur Zahlung von Abmahnkosten verurteilt und das Bestehen einer Schadensersatzpflicht festgestellt.

Gegen dieses Urteil richtet sich die Berufung der Beklagten, mit der sie ihr Ziel einer vollumfänglichen Klageabweisung unter Wiederholung und Vertiefung ihres erstinstanzlichen Vorbringens weiterverfolgt.

Die Beklagte beantragt,

das Urteil des Landgerichts München I vom 4. März 2022 abzuändern und die Klage kostenpflichtig abzuweisen;

hilfsweise den vorliegenden Rechtsstreit bis zum Abschluss des Rechtsbestandsverfahrens (zurzeit anhängig beim Bundesgerichtshof, Aktenzeichen X ZR 137/22) auszusetzen.

Der Kläger verteidigt das angefochtene Urteil und beantragt,

die Berufung der Beklagten und Berufungsklägerin kostenpflichtig zurückzuweisen, mit der Maßgabe, dass es in Ziffer I.1.a) heißt: „H. -Systeme, bestehend aus einer H. -6Aufschlusseinheit (diese bestehend aus einem oder mehreren H. -HF-Systemen), einer Dosiereinheit (inkl. Roboter, diese bestehend aus bis zu drei Dosierstationen), einer Ultraschall-Reinigungs-Einheit, einer T. -Handling-Einheit und einer T. -Einheit, wobei…“.

Für den Fall, dass der neu gestellte Antrag als unbegründet abgewiesen wird, stellt der Kläger hilfsweise den ursprünglichen Antrag I.1.a).

Nach Schluss der mündlichen Verhandlung haben die Parteien jeweils vom Senat nicht nachgelassene weitere Schriftsätze vom 15.09.2023 und 21.09.2023 (Kläger) und vom 28.09.2023 (Beklagte) eingereicht, auf die Bezug genommen wird. Im Schriftsatz vom 21.09.2023 hat der Kläger hierbei die Wiedereröffnung der mündlichen Verhandlung beantragt bzw. angeregt.

Im Übrigen wird auf die im Berufungsverfahren gewechselten Schriftsätze sowie das Protokoll der mündlichen Verhandlung vom 14.09.2023 Bezug genommen.

B.

Die zulässige Berufung hat in der Sache Erfolg. Sie führt unter Abänderung des Ersturteils zur Abweisung der Klage. In Bezug auf den Klageantrag zu II. (Feststellung der Schadensersatzpflicht) ist die Klage, soweit der Antrag zu II. auf die in dem Antrag zu I.1.a) bezeichneten Handlungen Bezug nimmt, bereits unzulässig (dazu III.1.). Im Übrigen ist die Klage zulässig (dazu III.2.-4.), jedoch unbegründet (dazu IV.). Ein Anlass für eine Wiedereröffnung der mündlichen Verhandlung bestand nicht (dazu V.).

I. Vorab ist festzuhalten, dass der Kläger seinen Klageantrag zu I.1.a) (und die darauf rückbezogenen Anträge I.2. und II.) sowie seinen Klageantrag zu I.1.b) (und die darauf rückbezogenen Anträge I.2. und II.), jeweils auf unterschiedliche Tathandlungen stützt. Hinsichtlich der erstgenannten Anträge macht er als Verletzungshandlung geltend, dass die E. GmbH in den Jahren 2011 und 2012 insgesamt 22 T. -Einheiten auf das Grundstück der Beklagten lieferte und die Beklagte die T. -Einheiten im Rahmen der Veräußerung von H. -Systemen an das Unternehmen I. die T. -Einheiten in ihre H. -System integrierte und später das Gesamtsystem nach Australien verschiffte (vgl. Klageschrift vom 19.06.2020, S. 25 erster Abs. unter c)). Hinsichtlich der zuletzt genannten Anträge begründet der Kläger seine Ansprüche damit, dass es sich bei der als Anlage K 5a vorgelegten Broschüre, die im September 2014 herausgegeben wurde und – nach dem unbestrittenen Vortrag des Klägers auch noch am 20.12.2019 (vgl. Anlage K 23) – auf der Internetseite der Beklagten zum Download bereitstand, um ein patentverletzendes Angebot von T. -Systemen im Sinne von § 9 Satz 2 Nr. 1 PatG handele (vgl. Klageschrift vom 19.06.2020, S. 25 ff. unter d)). Da es sich bei den beiden genannten Tathandlungen jeweils um unterschiedliche Lebenssachverhalte handelt und zudem in Bezug auf die jeweiligen Handlungen verschiedene Klageanträge gestellt wurden, liegen zwei Teilstreitgegenstände vor, die bei der nachfolgenden Prüfung der Zulässigkeit und Begründetheit der Klage jeweils getrennt voneinander zu betrachten sind.

II. Weiter ist vorab festzuhalten, dass es sich bei der in der mündlichen Berufungsverhandlung erfolgten Umformulierung des Klageantrags zu I.1.a) nicht um eine Klageerweiterung, sondern lediglich um eine – ohne Weiteres zulässige – Konkretisierung des Antrags handelt. Denn der Antrag bezieht sich nach wie vor auf dieselben Gegenstände bzw. Teilgegenstände des H. Systems. Diese werden in dem neu gefassten Antrag lediglich näher umschrieben als im ursprünglichen Antrag. Eine Erweiterung der begehrten Auskunft auf weitere, vom bisherigen Antrag nicht erfasste Gegenstände ist deshalb damit nicht verbunden.

III. Die Klage ist unzulässig, soweit der Kläger seinen Klageantrag zu II. (Feststellung der Schadensersatzpflicht) auf die in Ziffer I.1.a) bezeichneten Handlungen stützt (dazu 1.). Im Übrigen ist die Klage dagegen zulässig (dazu 2.-4.).

1. Hinsichtlich des Klageantrags zu II. (Feststellung der Schadensersatzpflicht) ist die Klage, soweit dieser auf die in dem Antrag zu I.1.a) bezeichneten Handlungen Bezug nimmt, wegen entgegenstehender Rechtskraft (§ 322 Abs. 1 ZPO) des Urteils des Landgerichts München I vom 19.06.2019, Az. 21 O 24226/15 (Anlage K 14) unzulässig.

a) Der Klageantrag zu II. ist insoweit zunächst auszulegen. Dieser zielt seinem Wortlaut nach auf die Feststellung ab, dass die Beklagte verpflichtet ist, dem Kläger allen Schaden zu ersetzen, der ihm durch die unter Ziffer I.1. bezeichneten Handlungen entstanden ist. Bei den unter Ziffer I.1. a) bezeichneten Handlungen handelt es sich um das Inverkehrbringen, Gebrauchen, Einführen und den Besitz von H. -Systemen mit einer T. -Einheit. Wie sich aus der Klagebegründung ergibt, stützt der Kläger seine (vermeintlichen) Schadensersatzansprüche aber nicht auf diese Handlungen als Verletzungshandlungen. Er begehrt mithin – anders als der Antragswortlaut nahelegt – nicht Ersatz desjenigen Schadens, der ihm durch das Inverkehrbringen von H. Systemen mit T. s entstanden ist. Vielmehr begehrt der Kläger Ersatz desjenigen Schadens, der ihm durch das Inverkehrbringen patentverletzender T. s entstanden ist, wobei die Erlöse aus dem Verkauf von H. -Systemen gemeinsam mit dem Inverkehrbringen von T. -Einheiten Teil des für die Schadensberechnung relevanten Verletzergewinns (§ 139 Abs. 2 Satz 2 PatG) sein sollen, weil es sich bei den H. -Systemen um sog. Peripheriegeräte handele.

Der Antrag ist im Lichte der Klagebegründung daher so auszulegen, dass der Kläger die Feststellung begehrt, dass die Beklagte verpflichtet ist, dem Kläger allen Schaden zu ersetzen, der diesem durch das Inverkehrbringen von patentverletzenden T. -Einheiten entstanden ist, wobei die Beklagte auch denjenigen Schaden zu ersetzen hat, der dem Kläger dadurch entstanden ist, dass die Beklagte zusammen mit den patentverletzenden T. -Einheiten betreffende H. -Systeme in den Verkehr gebracht, gebraucht, eingeführt oder besessen hat (vgl. insoweit die – zutreffende – Antragsformulierung in der Entscheidung „Magnetspule“ des LG Düsseldorf, Urt. v. 11.04.2006 – 4b O 430/02, juris Rn. 14).

b) Legt man diese Auslegung des Klageantrags zu II. zugrunde, stimmt dieser inhaltlich mit dem Tenor zu II. des Urteils des Landgerichts München I vom 19.06.2019, Az. 21 O 24226/15 (Anlage K 14) überein.

Dort wurde rechtskräftig festgestellt, dass die Beklagte verpflichtet ist, dem Kläger allen Schaden zu ersetzen, der ihm seit dem 08.10.2010 durch das Anbieten, Inverkehrbringen, Gebrauchen, Einführen oder Besitzen von patentgemäßen T. -Einheiten entstanden ist und noch entstehen wird. Zwar bezieht dieser Tenor nicht ausdrücklich auch die Erlöse aus dem Verkauf von H. Systemen als Peripheriegeräte in den Umfang der Schadensersatzpflicht mit ein. Die festgestellte Schadensersatzpflicht dem Grunde nach umfasst jedoch alle Schäden, die kausal durch die Verletzungshandlung des Inverkehrbringens von T. -Einheiten entstanden sind, mithin grundsätzlich auch solche Schäden, die der Kläger gegebenenfalls als Verletzergewinn aus dem Verkauf von Peripheriegeräten geltend machen kann, sofern das Inverkehrbringen der T. -Einheiten hierfür kausal war (haftungsausfüllende Kausalität). Dies gilt unabhängig davon, ob das Gericht im damaligen Verfahren diesen Aspekt geprüft hat. Denn hat eine positive Feststellungsklage Erfolg, wird festgestellt, dass das in dem Urteil bezeichnete Recht oder Rechtsverhältnis besteht, und zwar unabhängig davon, ob das Gericht alle einschlägigen Aspekte gesehen und zutreffend gewürdigt hat (G. Vollkommer in: Zöller, ZPO, 34. Aufl., § 322 ZPO, Rn. 6). Ob in Bezug auf die H. -Systeme eine haftungsausfüllende Kausalität im genannten Sinne tatsächlich bestand, kann und muss indes – wie hinsichtlich aller anderen Schäden auch – erst in einem etwaigen späteren Höheprozess geklärt werden. Dies ändert jedoch nichts daran, dass diese etwaigen Schadenspositionen von der rechtskräftig festgestellten Schadensersatzpflicht dem Grunde nach, die auf ein und derselben Verletzungshandlung – nämlich dem Inverkehrbringen der von der E. GmbH angelieferten T. -Systeme – beruht, grundsätzlich bereits erfasst sind, so dass dem vorliegenden Feststellungsantrag zu II. insoweit die materielle Rechtskraft des früheren Urteils (§ 322 Abs. 1 ZPO) entgegensteht und die Klage insoweit deshalb als unzulässig abzuweisen war.

2. Soweit der Kläger mit seinem Klageantrag zu I.1.a) in Verbindung mit I.2. aufgrund des Inverkehrbringens der von der E. GmbH gelieferten T. -Einheiten durch die Beklagte in den Jahren 2011 und 2012 Ansprüche auf Auskunft und Rechnungslegung geltend macht, ist die Klage hingegen zulässig. Insoweit steht die materielle Rechtskraft des Urteils des Landgerichts München I vom 19.06.2019, Az. 21 O 24226/15 (Anlage K 14) der Klage nicht entgegen. Zwar wurde die Beklagte dort wegen desselben Lebenssachverhalts unter Ziffer I.2. des Tenors bereits (auch) zur Rechnungslegung verurteilt. Anders als hinsichtlich des Feststellungsantrags waren die mit dem vorliegenden Klageantrag zu I.1.a) in Verbindung mit I.2. begehrten Auskünfte von der Rechnungslegungsverpflichtung des früheren Urteils jedoch nicht mit umfasst. Denn diese Verpflichtung bezog sich nur auf Auskünfte zu den T. -Einheiten, nicht jedoch auch zu H. Systemen, worauf sich die Beklagte selbst in der Vorkorrespondenz (vgl. insbesondere Anlage K 17) gegenüber dem Kläger ausdrücklich – und zutreffend – berufen hat (vgl. dazu Kühnen, HdB-Patentverletzung, 15. Aufl., Kap D Rn. 938).

In dem Vorprozess waren entsprechende Auskünfte, wie mit dem Klageantrag zu I.1.a) in Verbindung mit I.2. im vorliegenden Verfahren begehrt, zudem nicht Gegenstand der Klageanträge und damit aufgrund des geltenden zweigliedrigen Streitgegenstandsbegriffs nicht Streitgegenstand, so dass hierüber durch das vorangegangene Urteil (Anlage K 14) auch keine rechtskräftige klageabweisende Entscheidung ergangen ist, die insoweit der Zulässigkeit der vorliegenden Klage entgegenstehen könnte.

3. Ebenso ist die Klage hinsichtlich Klageantrag II. (Feststellung der Schadensersatzpflicht) zulässig, soweit dieser auf die im Antrag zu I.1.b) bezeichneten Handlungen Bezug nimmt.

Insoweit stützt der Kläger seinen behaupteten Schadensersatzanspruch darauf, dass es sich bei dem Bereithalten der Broschüre gemäß Anlage K 5a auf der Internetseite der Beklagten um ein patentverletzendes Angebot gehandelt habe. Schäden, die aus dieser Verletzungshandlung resultieren, sind von der rechtskräftigen Feststellung einer Schadensersatzpflicht gemäß Ziffer II. des Urteils des Landgerichts München I vom 19.06.2019, Az. 21 O 24226/15 (Anlage K 14) jedoch nicht erfasst, wie die Auslegung des Tenors anhand der Urteilsgründe ergibt. Zwar hatte der Kläger diese Broschüre bereits damals als Anlage K 16a in das Verfahren eingeführt und geltend gemacht, hierbei handele es sich um eine patentverletzende Angebotshandlung im Sinne von § 9 Satz 2 Nr. 1 PatG (vgl. auch die Ausführungen im Tatbestand des Urteils Anlage K 14 auf S. 8 letzter Abs.). Auch wird in Ziffer II. des Tenors des Urteils vom 19.06.2019 pauschal auf die in Ziffer I.1. bezeichneten begangenen Handlungen Bezug genommen, wobei in betreffender Ziffer I.1. der Beklagten ausdrücklich auch untersagt wurde, patentgemäße T. -Apparate in der Bundesrepublik Deutschland „anzubieten“. Daraus kann jedoch nicht geschlossen werden, dass von diesem „Anbieten“ auch die Tathandlung gemäß Anlage K 5a (damals Anlage K 16a) erfasst ist. Denn im Rahmen des Unterlassungsanspruchs hat das Landgericht seinerzeit als Tathandlung allein die Vorgänge aus den Jahren 2011 und 2012, nämlich das Inverkehrbringen der von der E. GmbH zugelieferten T. s durch die Beklagte, geprüft (vgl. Urteil Anlage K 14, S. 20/21). Bezüglich der übrigen Benutzungshandlungen nach § 9 PatG hat das Landgericht indes lediglich darauf verwiesen, dass insoweit aufgrund der festgestellten Benutzungshandlung (Inverkehrbringen von T. s) jedenfalls eine hinreichende Erstbegehungsgefahr anzunehmen sei (Urteil Anlage K 14, S. 22 erster Abs.). Damit lässt sich aber allenfalls ein Unterlassungsanspruch hinsichtlich weiterer – nicht konkret festgestellter – Benutzungshandlungen, nicht aber ein Schadensersatzanspruch begründen. Auch bei der Prüfung des Schadensersatzanspruchs hat das Landgericht im betreffenden Urteil allein auf das Inverkehrbringen der T. -Systeme der E. GmbH abgestellt, hingegen keine konkreten Feststellungen dazu getroffen, ob es sich bei dem Bereitstellen der Broschüre gemäß Anlage K 16a (im vorliegenden Verfahren Anlage K 5a) ebenfalls um eine zum Schadensersatz verpflichtende Handlung der Beklagten handelt (vgl. Urteil Anlage K 14, S. 24/25 unter II.).

Ziffer II. des Tenors des Urteils Anlage K 14 kann mithin nicht dahingehend ausgelegt werden, dass die letztgenannte Handlung von der Feststellung des Schadensersatzpflicht mit umfasst ist. Andererseits hat das Landgericht im Vorprozess die Klage insoweit auch weder ausdrücklich noch konkludent abgewiesen (vgl. BGH, NJW-RR 1987, 525), so dass über diesen Gesichtspunkt noch nicht entschieden worden ist im Sinne von § 322 Abs. 1 ZPO und die Rechtskraft des früheren Urteils der Zulässigkeit des vorliegenden Klageantrags zu II., soweit dieser auf den Antrag zu I.1.b) Bezug nimmt, daher nicht entgegensteht.

4. Ebenso steht die Rechtskraft des früheren Urteils der Zulässigkeit der Klage hinsichtlich des Klageantrags zu I.1.b) in Verbindung mit I.2. (Auskunft und Rechnungslegung) sowohl aus den unter III.2. als auch aus den unter III.3. genannten Gründen nicht entgegen.

IV. Soweit die Klage zulässig ist, ist diese unbegründet.

1. Die vom Kläger mit dem Antrag zu I.1.a) in Verbindung mit I.2. geltend gemachten Ansprüche auf Auskunft und Rechnungslegung, welche der Kläger darauf stützt, dass die Beklagte in insgesamt 22 Fällen die von der E. GmbH gelieferten T. -Einheiten in ihre H. -Systeme integrierte und später die so hergestellten Gesamtsysteme nach Australien verschiffte, sind verjährt (dazu a)). Es kann daher offenbleiben, ob und in welchem Umfang die betreffenden Ansprüche überhaupt bestehen (dazu b)).

a) Die mit dem Klageantrag zu I.1.a) in Verbindung mit I.2. geltend gemachten Ansprüche auf Auskunft und Rechnungslegung sind verjährt.

aa) Die geltend gemachten Auskunftsansprüche unterliegen einer eigenständigen Verjährung innerhalb der Regelverjährungsfrist von drei Jahren (§ 195 BGB). Dies gilt sowohl für den Anspruch aus § 140b Abs. 1 und 3 PatG, bei welchem es sich ohnehin um einen selbständigen Anspruch handelt, der keinen Bezug zu einem konkreten Schadensersatzanspruch aufweist, als auch für den Hilfsanspruch nach §§ 242, 259 BGB, der ebenfalls im Verhältnis zum Hauptanspruch selbstständig nach § 195 BGB innerhalb von drei Jahren verjährt (BGH, GRUR 2012, 1248 Rn. 22 – Fluch der Karibik; Kühnen, HdB-Patentverletzung, 15. Aufl., Kap E Rn. 860; zum UWG: Köhler, in: Köhler/Bornkamm/Feddersen, UWG, 41. Aufl., § 11 Rn. 1.17, m.w.N.; insoweit zustimmend auch BGH, NJW 2017, 2755 Rn. 8, m.w.N.; a.A. noch BGH GRUR 1972, 558 (560) – Teerspritzmaschinen).

bb) Die dreijährige Verjährungsfrist begann vorliegend spätestens am 01.01.2016 zu laufen und endete mithin mit Ablauf des Jahres 2018.

Gemäß § 199 Abs. 1 BGB beginnt die regelmäßige Verjährungsfrist, soweit nicht ein anderer Verjährungsbeginn bestimmt ist, mit dem Schluss des Jahres, in dem (1) der Anspruch entstanden ist und (2) der Gläubiger von den den Anspruch begründenden Umständen und der Person des Schuldners Kenntnis erlangt oder ohne grobe Fahrlässigkeit erlangen müsste.

(1) Vorliegend sind die Auskunftsansprüche mit der Verwirklichung der Verletzungshandlungen in den Jahren 2011 und 2012 entstanden.

(2) Wie sich aus der Klageschrift im Verfahren 21 O 24226/15 ergibt, hatte der Kläger zudem bereits spätestens zum Zeitpunkt dieser Klageeinreichung am 30.12.2015 Kenntnis von den anspruchsbegründenden Tatsachen in Bezug auf die im vorliegenden Verfahren geltend gemachten Auskunftsansprüche im Sinne von § 199 Abs. 1 Nr. 2 BGB. So hat der Kläger auf S. 12, vorletzter Abs. der damaligen Klageschrift (Bl. 12 der beigezogenen Akten 21 O 24226/15) ausgeführt, die Beklagte habe ihre Analysatoren (gemeint sind die T. -Einheiten) von der Firma E. GmbH geliefert bekommen. Weiter heißt es dort, sowie auch auf S. 17 der Klageschrift (Bl. 17 der beigezogenen Akten 21 O 24226/15), die Beklagte benutze die von der E. GmbH gelieferten T. -Analysatoren für den Einbau in ihr „H. -System“. Weiter hat der Kläger seinerzeit auf S. 23 der Klageschrift (Bl. 23 der beigezogenen Akten 21 O 24226/15) ausgeführt, die Beklagte verletze damit den Patentanspruch 1 sowie den Patentanspruch 3 des Klagepatents unmittelbar, indem sie Vorrichtungen, die anspruchsgemäße T. beinhalteten, anbiete und in den Verkehr bringe.

Entgegen der Auffassung des Landgerichts kann sich der Kläger insoweit nicht mit Erfolg darauf berufen, dass er erst aufgrund der (ungeschwärzten) Auskünfte der E. GmbH im März 2019 gesicherte Kenntnis davon erlangt habe, dass die T. s der E. GmbH tatsächlich an die Beklagte geliefert worden seien. Denn für den Verjährungsbeginn ist keine absolute Gewissheit über die anspruchsbegründenden Tatsachen erforderlich, sondern Kenntnis im Sinne von § 199 Abs. 1 Nr. 2 BGB besteht bereits, wenn dem (potenziellen) Inhaber des Anspruchs hinreichend verlässliche Informationen vorliegen (vgl. Piekenbrock, in: BeckOGK, Stand: 01.08.2023, BGB § 199 Rn. 113). Dies war hier der Fall, da der Kläger in der Klageschrift im Vorverfahren – wie aufgezeigt – bereits substanziiert zu den Vorgängen vortragen konnte. Auch etwaige Beweisschwierigkeiten ändern daran grundsätzlich nichts. Entscheidend ist allein, ob es dem Gläubiger aufgrund der ihm bekannten Umstände zugemutet werden kann, – wenn auch nicht risikolos – Klage zu erheben. Dass eine Klageerhebung dem Kläger am 30.12.2015 zumutbar war, zeigt sich bereits daran, dass er in Bezug auf den betreffenden Sachverhalt zu diesem Zeitpunkt eine Klage auf Unterlassung, Rechnungslegung und Feststellung einer Schadensersatzpflicht tatsächlich erhoben hat. Hierbei ist aufgrund der sich aus der damaligen Klageschrift ergebenen Kenntnisse des Klägers nicht ersichtlich, dass es ihm seinerzeit nicht möglich und zumutbar gewesen wäre, seine Auskunftsklage sogleich auch auf Angaben zu den H. -Systemen als sogenannte Peripheriegeräte bzw. die damit erzielten Gewinne zu erstrecken.

Aus den vorgenannten Gründen ist auch das neue Vorbringen des Klägers in dem nicht nachgelassenen, nach Schluss der mündlichen Berufungsverhandlung eingegangenen Schriftsatz vom 15.09.2023 – ungeachtet dessen, dass dieser Vortrag nach § 296a ZPO ohnehin nicht mehr berücksichtigungsfähig ist – unbeachtlich. Der Kläger räumt insoweit auf S. 4 unter ee) des Schriftsatzes nunmehr ausdrücklich ein, dass er zwar gewusst habe, dass die E. die T. s an die Beklagte geliefert hatte und insofern die Aussage in der Klage vom 30.12.2015 richtig sei. Er habe aber nicht gewusst, wie genau technisch diese T. s beschaffen gewesen seien. Weiter beruft sich der Kläger auf S. 6 f. des Schriftsatzes unter 3. darauf, es sei erst Anfang 2018 durch Erhalt der Anlage K 5c (= Anlage K 33 im Vorverfahren) bekanntgeworden, „wie sehr“ die T. s integrativer Bestandteil der H. -Systeme gewesen seien, die an die I. und deren Kunden geliefert wurden. Damit kann er nicht durchdringen. Denn in der Klageschrift im Verfahren 21 O 24226/15 vom 30.12.2015 (dort S. 13 ff.) hat der Kläger bereits sowohl detailliert dazu vorgetragen (und seine damalige Klage gerade darauf gestützt), dass und weshalb die T. s der E. GmbH das Klagepatent verletzen, als auch dazu, dass und inwiefern die T. -Einheiten in das H. System der Beklagten integriert gewesen sind (vgl. S. 17 ff. der Klageschrift im beigezogenen Verfahren 21 O 24226/15).

Aufgrund der Kenntnis des Klägers von den anspruchsbegründenden Tatsachen auch für den vorliegenden Auskunfts- und Rechnungslegungsanspruch spätestens am 30.12.2015 begann die Verjährung mithin zum 01.01.2016 zu laufen und endete mit Ablauf des 31.12.2018.

cc) Hieran ändert auch nichts, wenn es sich bei dem Schadensersatzanspruch, den der Kläger aufgrund der im vorliegenden Verfahren geltend gemachten Auskünfte geltend machen möchte, um einen Restschadensersatzanspruch im Sinne von § 852 Satz 1 BGB handeln sollte.

In der vom Kläger zitierten Entscheidung „Spannungsversorgungsvorrichtung“ des BGH (GRUR 2019, 496) hat dieser entschieden, dass der Patentverletzer auch nach Verjährung des Schadensersatzanspruchs den Gewinn, den er durch die Patentverletzung erzielt hat, gemäß § 852 Satz 1 BGB als auf Kosten des Verletzten erlangt nach den Vorschriften über die Herausgabe einer ungerechtfertigten Bereicherung herauszugeben hat (diese Auffassung nach wie vor ablehnend: Kühnen, HdB-Patentverletzung, 15. Aufl., Kap E Rn. 870). Für die weitere Prüfung kann unterstellt werden, dass dies grundsätzlich auch für den Gewinn, den der Patentverletzer aus dem Verkauf von sogenannten Peripheriegeräten erzielt, gilt.

Denn selbst wenn der Schadensersatzanspruch, dessen Bezifferung die Auskünfte gemäß dem Klageantrag zu I.1.a) in Verbindung mit I.2. dienen sollen, der zehnjährigen Verjährung nach § 852 Satz 2 erster Halbsatz BGB unterliegen sollten, so gilt dies nicht auch für den Auskunftsanspruch, der – wie oben unter aa) dargelegt – einer eigenständigen Verjährung von drei Jahren gemäß § 195 BGB unterliegt. Mit der Frage der (eigenständigen) Verjährung des Auskunftsanspruchs hat sich der BGH in der vorzitierten Entscheidung „Spannungsversorgungsvorrichtung“ nicht befasst. Der Entscheidung lässt sich aus Sicht des Senats auch nicht entnehmen, dass ein Auskunftsanspruch stets – unabhängig von dessen eigener Verjährung – geltend gemacht werden kann, solange der (Rest-)Schadensersatzanspruch noch nicht verjährt ist (a.A. LG Düsseldorf, Urt. v. 16.11.2021 – 4a O 68/20, GRUR-RS 2021, 35000 Rn. 122). Vielmehr hat der BGH in dem Urteil lediglich ausgeführt, dass der dort geltend gemachte Auskunftsanspruch nicht deswegen zu verneinen war, weil der Schadensersatzanspruch verjährt ist, da dies nicht der Fall war. Hintergrund dieser Ausführungen ist, dass ein Auskunftsanspruch im Fall der Verjährung des Hauptanspruchs in der Regel daran scheitert, dass ein Informationsbedürfnis des die Auskunft Verlangenden nicht mehr besteht (vgl. BGH, NJW 1990, 180 (181)). Damit ist indes noch nicht die – umgekehrte – Aussage verbunden, dass Auskunft immer verlangt werden kann, solange noch keine Verjährung des Hauptanspruchs eingetreten ist.

dd) Letzteres ist mit dem VII. Zivilsenat des BGH zu verneinen (vgl. BGH, NJOZ 2018, 496 Rn. 13). Auch die Rechtsprechung des I. Zivilsenats (BGH, GRUR 2012, 1248 Rn. 22 – Fluch der Karibik) versteht der Senat in diesem Sinne, wenngleich dort – anders als in der zitierten Entscheidung des VII. Zivilsenats – der Hauptanspruch ebenfalls verjährt war.

Soweit hingegen der VI. Zivilsenat (BGH, NJW 2017, 2755) die Auffassung vertritt, der Auskunftsanspruch aus § 242 BGB könne grundsätzlich nicht vor dem Hauptanspruch, dem er dient, verjähren, kann dem nicht gefolgt werden. Denn wenn man im Grundsatz – zutreffend – von einer selbständigen Verjährung des Auskunftsanspruchs ausgeht, wie es auch der VI. Zivilsenat in der genannten Entscheidung ausdrücklich tut (vgl. BGH, a.a.O., Rn. 8), ist die logische, zwingende – und letztlich einzige – Konsequenz hieraus, dass es für die Verjährung des Auskunftsanspruchs gerade nicht darauf ankommen kann, ob der Hauptanspruch (noch nicht) verjährt ist. Soweit der VI. Zivilsenat seine abweichende Auffassung damit begründet, die Verjährung beruhe auf den Gedanken des Schuldnerschutzes, des Rechtsfriedens und der Rechtssicherheit und diese Zwecke stünden der Annahme entgegen, der Hilfsanspruch auf Auskunft könne vor dem Hauptanspruch verjähren (vgl. BGH, a.a.O., Rn. 9), ist dies – ungeachtet dessen, dass der dogmatische Ansatzpunkt, weshalb eine Verjährung des Auskunftsanspruchs in diesem Fall nicht eintreten soll, unklar bleibt –, auch in der Sache nicht überzeugend. Denn diese Ansicht hätte zur Konsequenz, dass etwa in dem Fall, dass ein Schadensersatzanspruch – wie hier – rechtskräftig festgestellt wurde und damit nach § 197 Abs. 1 Nr. 3 BGB in 30 Jahren verjährt, der Gläubiger noch nach über zwei Jahrzehnten an den Schuldner herantreten und Auskunft verlangen könnte. Dass dies weder dem Rechtsfrieden und der Rechtssicherheit dienlich wäre, noch mit dem Gedanken des Schuldnerschutzes in Einklang stünde, liegt auf der Hand. Es ist auch nicht ersichtlich, weshalb es dem Gläubiger nicht zumutbar sein sollte, seinen Auskunftsanspruch – wie alle anderen Ansprüche auch – ab Kenntnis oder grob fahrlässiger Unkenntnis von den den Anspruch begründenden Tatsachen innerhalb der geltenden Verjährungsfrist (gegebenenfalls gerichtlich) geltend zu machen. Unterlässt der Gläubiger dies, muss er – wie stets – die damit verbundenen Nachteile in Kauf nehmen, die in diesem Fall eben darin bestehen, dass er den ihm zustehenden Hauptanspruch, mag dieser selbst rechtlich auch noch nicht verjährt sein, faktisch womöglich nicht mehr erfolgreich durchsetzen kann.

ee) Die mit dem Klageantrag zu I.1.a) in Verbindung mit I.2. auf die Veräußerungsvorgänge an die Firma I. in den Jahren 2011 und 2012 als maßgebliche Verletzungshandlung gestützten Auskunfts- und Rechnungslegungsansprüche waren daher zum Zeitpunkt der Klageerhebung im vorliegenden Verfahren am 07.08.2020 bereits verjährt. Die Beklagte hat die Einrede der Verjährung erhoben (§ 214 Abs. 1 BGB).

b) Es kann mithin dahinstehen, ob die mit dem Klageantrag zu I.1.a) in Verbindung mit I.2. geltend gemachten Auskunfts- und Rechnungslegungsansprüche überhaupt bestehen, was zweifelhaft ist.

aa) Wie der Senat bereits in der mündlichen Verhandlung ausgeführt hat, erscheint es bereits im Ansatz fraglich, inwieweit die (allgemein verbreitete, höchstrichterlich allerdings allein auf die Entscheidung BGH, GRUR 1962, 509 – Dia-Rähmchen II aus dem Jahr 1962 zurückgehende) Auffassung gerechtfertigt ist, wonach die Erlöse aus der Veräußerung selbst nicht patentverletzender Produkte (insbesondere sogenannter Peripheriegeräte) gemeinsam mit patentverletzenden Erzeugnissen grundsätzlich einen an den Verletzten nach § 139 Abs. 2 Satz 2 PatG herauszugebenden Gewinn darstellen können. Denn der Schadenskompensation durch Herausgabe des Verletzergewinns liegt die Annahme zugrunde, dass der Rechtsinhaber ohne die Rechtsverletzung durch die Verwertung seines Schutzrechts den gleichen Gewinn wie der Verletzer erzielt hätte (vgl. BGH, GRUR 2019, 496 Rn. 22 – Spannungsversorgungsvorrichtung; BGH, GRUR 2001, 329 – Gemeinkostenanteil, m.w.N.). Es wird insoweit also letztlich fingiert, dass der Vermögensnachteil auf Seiten des Verletzten, der nach allgemeinen Grundsätzen Voraussetzung für einen eingetretenen Schaden ist, in dem T. Gewinn aus ansonsten möglichen eigenen Verkäufen patentgemäßer Erzeugnisse liegt. Ob sich diese generalisierende Betrachtungsweise ohne Weiteres auch auf Gewinne aus dem (Mit-)Verkauf nicht patentgemäßer Gegenstände übertragen lässt, erscheint sehr zweifelhaft, da kein allgemeiner Erfahrungssatz besteht, dass ein Patentinhaber in aller Regel auch derartige Gegenstände selbst herstellt bzw. vertreibt. Ist letzteres aber nicht der Fall, würde die Herausgabe des erzielten Gewinns aus dem Verkauf entsprechender Produkte nicht auf eine Kompensation eines beim Patentinhaber entstandenen Nachteils (also Schadens), sondern auf eine bloße Umverteilung eines auf Seiten des Verletzers entstandenen Vorteils hinauslaufen. Eine derartige Gewinnabschöpfung zugunsten des Verletzten, der selbst keinen Schaden in Form eines Vermögensnachteils erlitten hat, ist dem deutschen Schadensrecht aber fremd. Deshalb sieht etwa auch § 10 UWG eine Herausgabe des Gewinns allein an den Bundeshaushalt vor.

bb) Hält man trotz dieser generellen Bedenken grundsätzlich daran fest, dass der Gewinn aus der (Mit-)Veräußerung sogenannter Peripheriegeräte ebenfalls unter § 139 Abs. 2 Satz 2 PatG fallen kann, ist mit Kühnen (HdB-Patentverletzung, 15. Aufl., Kap D Rn. 763) jedenfalls davon auszugehen, dass eine solche Haftung nur ganz ausnahmsweise, nämlich dort in Betracht kommt, wo tatrichterlich festgestellt werden kann, dass der Verletzer den Umsatz mit dem betreffenden Peripheriegerät allein dem Umstand verdankt, dass er den patentgeschützten Gegenstand in einer patentgemäßen – und nicht einer schutzrechtsfreien – Ausgestaltung angeboten hat, und der Geschäftsabschluss feststellbar auch auf keine andere Ursache (wie eine gewachsene Kundenbeziehung, den günstigen Preis für die Einheit aus patentverletzendem Gegenstand und „Peripheriegerät“, der ausschließlichen Kompatibilität des „Peripheriegeräts“ mit dem Verletzungsprodukt oder Ähnliches) zurückzuführen ist. Es muss mithin feststellbar sein, dass der Geschäftsabschluss bezüglich des „Peripheriegeräts“ ohne die patentgemäße Ausstattung des Verletzungsgegenstands definitiv nicht zustande gekommen wäre, das Geschäft also nicht bloß gelegentlich der Patentverletzung, sondern allein wegen der Patentverletzung zustande gekommen ist (vgl. Kühnen, a.a.O.).

cc) Entgegen der Auffassung des Landgerichts reicht es – jedenfalls im konkreten Fall – für den Auskunfts- und Rechnungslegungsanspruch auch nicht aus, dass ein (strenger) Kausalzusammenhang im vorgenannten Sinne nur möglicherweise besteht.

Da Grundlage des Auskunftsanspruchs § 242 BGB ist, hängt das Bestehen einer Auskunftsverpflichtung stets davon ab, inwieweit dem Schuldner die Angaben im Einzelfall zumutbar sind. Nachdem dem Kläger die konkreten 22 Vorgänge, in welchen die Beklagte die von der E. GmbH zugelieferten T. -Einheiten in ihre H. -Systeme integriert und anschließend in den Verkehr gebracht hat, dem Grunde nach bereits bekannt sind, ist es der Beklagten vorliegend nur dann zuzumuten, Angaben zum Gewinn aus den hierbei verkauften H. -Systemen zu machen, wenn der Kläger bereits im Rahmen der Auskunftsklage darlegt und (voll) beweist, dass ein entsprechender Kausalzusammenhang zwischen dem Inverkehrbringen der von der E. GmbH gelieferten T. s und den Verkäufen von H. -Systemen an die Firma I. besteht.

Da es sich bei den Veräußerungsvorgängen an die Firma I. in den Jahren 2011 und 2012 um einen durch die besonderen Umstände des Einzelfalls geprägten Sachverhalt handelte, in dem insbesondere die Verletzungshandlung durch die Beklagte keineswegs offensichtlich war, sondern (im Vorverfahren) der besonderen Feststellung durch das Gericht bedurfte, kann sich der mit dem Klageantrag zu I.1.a) in Verbindung mit I.2. geltend gemachte Auskunftsanspruch seinem Umfang nach auch nur auf diese konkreten Vorgänge erstrecken. Auskunft bezüglich etwaiger ähnlicher, aber in Nuancen unter Umständen anders gelagerter Sachverhalte, in denen eine Verletzungshandlung bislang nicht besonders festgestellt wurde, kann der Kläger hingegen von vornherein nicht verlangen. Damit erübrigt sich die Frage, ob es hinsichtlich solcher Vorgänge für einen Auskunftsanspruch ausreichend wäre, dass bei diesen ein entsprechender Kausalzusammenhang nur möglicherweise gegeben war.

dd) Ob im Streitfall mit der notwendigen vollen tatrichterlichen Überzeugung festgestellt werden kann, dass die Beklagte die H. -Systeme allein deswegen an das Unternehmen I. veräußern konnte, weil diese T. -Einheiten enthielten und weil die integrierten T. -Einheiten klagepatentgemäß – und nicht etwa in einer anderen, nicht klagepatentgemäßen Weise – ausgestaltet waren, erscheint aus Sicht des Senats fraglich. Aufgrund der Verjährung der mit dem Klageantrag zu I.1.a) in Verbindung mit I.2. geltend gemachten Auskunfts- und Rechnungslegungsansprüche bedarf diese Frage aber keiner abschließenden Entscheidung.

c) Die vorstehenden Ausführungen gelten für den hilfsweise aufrechterhaltenen Antrag I.1.a) in der ursprünglichen Fassung, über den aufgrund der Unbegründetheit der Klage im neuen Hauptantrag zu I.1.a) ebenfalls zu entscheiden war, entsprechend.

2. Die Klage ist weiter unbegründet, soweit der Kläger mit dem Klageantrag zu II. die Feststellung einer Schadensersatzpflicht aufgrund der in Ziffer I.1.b) bezeichneten Handlungen begehrt.

a) Wie eingangs unter I. dargelegt, stützt der Kläger den Schadensersatzanspruch insoweit auf das Bereithalten der Broschüre gemäß Anlage K 5a auf der Internetseite der Beklagten als maßgebliche Verletzungshandlung. Es kann vorliegend zugunsten des Klägers unterstellt werden, dass es sich hierbei – wie der Kläger meint – um ein Anbieten eines patentgemäßen Erzeugnisses im Sinne von § 9 Satz 2 Nr. 1 PatG handelte. Denn die Feststellung einer Schadensersatzpflicht kommt auch dann nicht in Betracht.

Zwar kann ein Schadensersatzanspruch nach § 139 Abs. 2 Satz 1, Abs. 1 Satz 1 PatG grundsätzlich auf jede Benutzungshandlung gemäß §§ 9 bis 13 PatG und somit auch auf ein Anbieten eines patentgemäßen Erzeugnisses im Sinne von § 9 Satz 2 Nr. 1 PatG gestützt werden. Die Feststellung einer Schadensersatzpflicht setzt jedoch weiter voraus, dass eine gewisse Wahrscheinlichkeit – die nicht hoch zu sein braucht – für den Eintritt eines Schadens besteht (BGH, GRUR 2013, 713 Rn. 21). Ob und was für ein Schaden entstanden ist, bedarf keiner Klärung, wenn nach der Erfahrung des täglichen Lebens der Eintritt eines Schadens mit einiger Sicherheit zu erwarten ist, wofür es in der Regel genügt, wenn zumindest eine rechtswidrig und schuldhaft begangene Verletzungshandlung vorliegt (BGH, a.a.O.).

Besteht die vorgetragene Verletzungshandlung – wie hier – allerdings lediglich in einem Anbieten eines patentgemäßen Erzeugnisses, kann nicht ohne Weiteres davon ausgegangen werden, dass dem Patentinhaber allein hierdurch bereits ein Schaden der hier geltend gemachten Art entstanden ist. Denn ein solcher entsteht dem Patentinhaber noch nicht durch das Angebot als solches, sondern erst durch nachgelagerte konkrete Vertriebshandlungen, die dann aber eigene als für einen solchen Schaden kausal anzusehende Verletzungshandlungen nach § 9 Satz 2 Nr. 1 PatG darstellen. Denn die Gewinne aus dem Verkauf von Peripheriegeräten werden nicht bereits aufgrund des Angebots dieser Geräte gemeinsam mit dem patentverletzenden Gegenstand, sondern erst durch entsprechende tatsächliche Verkaufshandlungen realisiert.

b) Etwas anderes gilt auch nicht in der Konstellation, die dem Kläger ausweislich S. 25/26 der Klageschrift (Bl. 25/26 d.A.) bei der Abfassung des Klageantrags zu I.1.b) vorschwebte, nämlich, dass im Inland „Peripheriegeräte“ (hier: H. -Systeme) angeboten werden mit dem ausdrücklichen oder konkludenten Hinweis darauf, dass diese mit patentgemäßen Gegenständen (hier: T. -Systemen) – gegebenenfalls auch im patentfreien Ausland – ausgestattet werden können. Ungeachtet dessen, dass zweifelhaft erscheint, ob sich der Broschüre gemäß Anlage K 5a ein derartiger Hinweis entnehmen lässt, führt auch hier allein das Angebot noch nicht zu einem Schaden. Zwar fehlt es, wenn sich die vom Kläger dargelegte Situation realisiert und sich der Erwerb des patentgemäßen Gegenstands ausschließlich im patentfreien Ausland vollzieht, an einer eigenen weiteren Verletzungshandlung (im Inland) durch die Vertriebshandlung, auf welche ein Schadensersatzanspruch wegen Inverkehrbringens des patentverletzenden Erzeugnisses gestützt werden könnte. Erst recht kann dem Patentinhaber bei wertender Betrachtung in diesem Fall aber kein Schaden durch das Inverkehrbringen der nicht patentgemäßen „Peripheriegeräte“ im Inland entstanden sein.

c) Doch selbst wenn man abweichend von den vorstehenden Ausführungen davon ausgehen wollte, dass in dem Fall, dass es gerade infolge eines patentverletzenden Angebots zu konkreten Vertriebshandlungen kommt, nicht nur Letztere, sondern auch die Handlung des Anbietens als für den eingetretenen Schaden kausal anzusehen ist, setzt die für die Feststellung einer Schadensersatzpflicht erforderliche Wahrscheinlichkeit eines Schadenseintritts voraus, dass es mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit zu entsprechenden Vertriebshandlungen tatsächlich gekommen ist.

Vorliegend hat der Kläger keine Anhaltspunkte dafür vorgetragen, dass es nach der Veröffentlichung der Broschüre gemäß Anlage K 5a auf der Internetseite der Beklagten im September 2014 infolge dieses Angebots zu (weiteren) Veräußerungen von H. -Systemen an Kunden unter dem Hinzuerwerb von T. -Systemen von Dritten (sei es auch nur im patentfreien Ausland) gekommen ist. Aufgrund der besonderen Sachverhaltskonstellation im Streitfall kann vorliegend – anders, als dies womöglich beim Anbieten von Massenware im Internet der Fall sein mag –, auch nicht aufgrund der Erfahrung des täglichen Lebens davon ausgegangen werden, dass es aufgrund des Angebots mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit auch zu entsprechenden Vertriebshandlungen gekommen ist.

4. Auch die mit dem Klageantrag zu I.1.b) in Verbindung mit I.2. geltend gemachten Auskunfts- und Rechnungslegungsansprüche, die ebenfalls auf das Bereitstellen der Broschüre gemäß Anlage K 5a im Internet als maßgebliche Verletzungshandlung gestützt werden, bestehen nicht.

a) Da die Ansprüche auf Auskunft und Rechnungslegung grundsätzlich vom Bestehen des Hauptanspruchs, dessen Vorbereitung sie dienen sollen, abhängig sind, und sich vorliegend, wie soeben unter 3. dargelegt, eine Schadensersatzpflicht (allein) aufgrund des Internetangebots nicht feststellen lässt, scheiden insoweit auch die geltend gemachten vorbereitenden Auskunfts- und Rechnungslegungsansprüche aus.

Ein Auskunftsanspruch besteht – jedenfalls im Streitfall – auch nicht, um etwaige konkrete Vertriebshandlungen infolge des (hier unterstellten) Anbietens eines patentgemäßen Produkts erst zu ermitteln. Denn § 242 BGB räumt dem Verletzten keinen allgemeinen Auskunftsanspruch ein, durch den er erst in die Lage versetzt würde, eine Grundlage für sein Vorgehen zu erhalten (vgl. Deck, in: Hasselblatt, MAH GewRS, 6. Aufl., Teil D § 17 Rn. 65). Insbesondere darf auch die prozessuale Wertung der §§ 284 ff. ZPO, wonach ein Ausforschungsbeweis unzulässig ist, nicht durch eine unbegrenzte Ausdehnung des § 242 BGB umgangen werden (Kähler, in: BeckOGK, Stand: 01.07.2023, BGB § 242 Rn. 660). Ein Auskunftsanspruch über etwaige Vertriebshandlungen infolge eines (allein feststellbaren) Anbietens patentgemäßer Erzeugnisse kann daher allenfalls dann angenommen werden, wenn zumindest konkrete Anhaltspunkte dafür bestehen, dass es aufgrund des Angebots tatsächlich zu entsprechenden Verkaufsvorgängen gekommen ist. Dies ist hier – wie bereits oben dargelegt – nicht der Fall.

b) Lediglich ergänzend sei angemerkt, dass die mit dem Klageantrag zu I.1.b) in Verbindung mit I.2. geltend gemachten Auskunfts- und Rechnungslegungsansprüche für den Auskunftszeitraum bis Ende 2016 zudem verjährt sind. Denn der Kläger hatte, wie sich aus der Klageschrift im Vorverfahren 21 O 24226/15 und der mit dieser eingereichten Anlage K 16a, die der Anlage K 5a im vorliegenden Verfahren entspricht, ergibt, bereits spätestens am 30.12.2015 Kenntnis von der Tathandlung, auf welche der Kläger die vorliegenden Ansprüche stützt, und damit von den anspruchsbegründenden Tatsachen im Sinne von § 199 Abs. 1 Nr. 2 BGB.

Für die Zeit ab 01.01.2017 ist allerdings keine Verjährung eingetreten, da die Broschüre – wie sich aus Anlage K 23 ergibt und was von der Beklagten auch nicht bestritten wurde –, weiterhin bis jedenfalls zum 20.12.2019 im Internet abrufbar war und die Ansprüche aufgrund des Charakters als Dauerhandlung jeweils neu entstanden sind im Sinne von § 199 Abs. 1 Nr. 1 BGB. Die im Jahr 2016 entstandenen Ansprüche sind daher mit Ablauf des Jahres 2019 verjährt. Die erst ab dem Jahr 2017 entstandenen Ansprüche waren hingegen zum Zeitpunkt der Klageerhebung im vorliegenden Verfahren am 07.08.2020 noch nicht verjährt.

5. Hinsichtlich des mit dem Klageantrag zu III. geltend gemachten Anspruchs Erstattung von Abmahnkosten ist die Klage ebenfalls unbegründet.

Soweit der Kläger mit dem Schreiben vom 20.12.2019 (Anlage K 18) die Beklagte (auch) zur Auskunftserteilung aufgefordert hat, lässt sich daraus ein Kostenerstattungsanspruch aus § 683 Satz 1, § 677, § 670 BGB von vornherein nicht ableiten. Denn ein Erstattungsanspruch aus Geschäftsführung ohne Auftrag ist auf Abmahnungen, mit welchen der Verletzer zur Unterlassung aufgefordert wird, beschränkt und lässt sich nicht auf weitere Arten der Rechtsverfolgung in eigener Sache, wie etwa die Geltendmachung von Auskunftsansprüchen, um etwaige eigene außergerichtliche Rechtsanwaltskosten auf die Gegenseite abzuwälzen, übertragen (vgl. Schäfer, in: MüKoBGB, 9. Aufl., § 677 Rn. 74, 76).

Auch soweit der Kläger die Beklagte in dem Schreiben vom 20.12.2019 zur Abgabe einer strafbewehrten Unterlassungserklärung aufgefordert hat, besteht ein Kostenerstattungsanspruch gemäß § 683 Satz 1, § 677, § 670 BGB im Streitfall jedoch nicht. Denn in dem Schreiben heißt es lediglich, dass sich die geforderte Unterlassungserklärung „auf H. -Systeme inkl. des Angebots von T. zu beziehen hat“. Daraus ging für die Beklagte nicht klar hervor, zur Unterlassung welches konkreten Verhaltens sie sich nach Auffassung des Klägers verpflichten sollte. Unter diesen Umständen kann nicht angenommen werden, dass die Abmahnung dem mutmaßlichen Willen der Beklagten entsprach. Daran ändert auch nichts, dass die Beklagte in der Folge tatsächlich eine Unterlassungserklärung abgegeben hat. Denn aufgrund der Unbestimmtheit der Abmahnung konnte sie sich gleichwohl nicht sicher sein, ob diese Unterlassungserklärung (vollumfänglich) den Vorstellungen des Klägers entsprach, oder ob der Kläger sie nicht dennoch (weil er die abgegebene Erklärung als unzureichend erachtet) gerichtlich in Anspruch nehmen würde.

V.

Eine Wiedereröffnung der mündlichen Verhandlung, wie vom Kläger mit Schriftsatz vom 21.09.2023 beantragt bzw. angeregt, ist nicht veranlasst.

1. Die Voraussetzungen des § 156 Abs. 2 Nr. 1 ZPO liegen nicht vor. Anders als von der Klägerseite im genannten Schriftsatz ausgeführt, hat der Senat in der mündlichen Verhandlung vom 14.09.2023 nicht ausgeführt, dass er die Anlage K 5a nicht als Angebotshandlung wertet. Vielmehr hat der Senat im Rahmen der Mitteilung seiner vorläufigen Einschätzung der Sach- und Rechtslage ausgeführt, dass aus Anlage K 5a keine konkreten Vertriebshandlungen ersichtlich seien und deshalb hierauf kein eigener Schadensersatzanspruch gestützt werden könne. Weiter hat der Senat ausgeführt, dass die Zuerkennung eines Auskunftsanspruchs auf dieser Grundlage eine unzulässige Ausforschung darstellen würde. Zu der Frage, ob die Anlage K 5a eine Angebotshandlung darstellt, hat sich der Senat indessen nicht geäußert. Da dies – wie oben ausgeführt – für die Entscheidung des Streitfalls zugunsten des Klägers unterstellt werden kann, und es insoweit auch nicht auf die Frage der Verjährung ankommt (vgl. Schriftsatz der Klägerseite vom 21.09.2023, S. 7/8 unter c)), liegen die Voraussetzungen für eine obligatorische Wiederöffnung der mündlichen Verhandlung nach § 156 Abs. 2 Nr. 1 ZPO nicht vor.

b) Auch die Voraussetzungen für eine Wiedereröffnung der mündlichen Verhandlung gemäß § 156 Abs. 2 Nr. 2 in Verbindung mit § 580 Nr. 7 lit. b ZPO liegen im Hinblick auf die mit dem Schriftsatz vom 21.09.2023 als Anlage K 30 vorgelegte eidesstattliche Versicherung vom 19.09.2023 von Herrn ... offenkundig nicht vor.

c) Der diesbezügliche Sachvortrag und die Benennung von Herrn ...als Zeugen geben auch keinen Anlass für die vom Kläger angeregte Wiedereröffnung der mündlichen Verhandlung nach dem Ermessen des Gerichts gemäß § 156 Abs. 1 ZPO. Denn auf die betreffenden Ausführungen kommt es wegen der eingetretenen Verjährung des mit dem Klageantrag zu I.1.a) in Verbindung mit I.2. geltend gemachten Auskunfts- und Rechnungslegungsanspruchs nicht an. Überdies wäre der Vortrag, Herr ... bekräftige, dass es sich bei dem H. -System um ein Gesamtsystem handele, das zwingend T. s beinhalte, weil ohne T. s kein Aufschluss von Eisenproben möglich sei, ohnehin nicht ausreichend, da es nicht (nur) darauf ankommt, ob das H. -System zwingend T. s beinhalten muss, sondern vor allem (auch) darauf, dass es sich hierbei – aus Sicht des Erwerbers des Systems – unbedingt um patentgemäße T. s handeln soll.

C.

Die Kostenentscheidung beruht auf § 91 Abs. 1 Satz 1 ZPO.

Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit beruht auf § 708 Nr. 10, §§ 711, 709 Satz 2 ZPO.

Die Revision war zuzulassen, soweit der Senat den Klageantrag zu I.1.a) in Verbindung mit I.2. wegen Verjährung des Auskunfts- und Rechnungslegungsanspruchs abgewiesen hat. Bei der Frage, ob der Auskunftsanspruch trotz seiner (eigenständigen) Verjährung stets noch durchsetzbar ist, solange der Hauptanspruch, dem er dient, noch nicht verjährt ist, handelt es sich um eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung, die sich in einer unbestimmten Vielzahl von Fällen stellt, und zu der – wie unter III.1.a) dd) aufgezeigt – divergierende Entscheidungen verschiedener Zivilsenate des Bundesgerichtshofs vorliegen.

Im Übrigen liegen weder die Voraussetzungen des § 543 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 ZPO noch des § 543 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 ZPO vor, sondern beruht die Entscheidung lediglich auf der Anwendung gesicherter Rechtsprechungsgrundsätze auf den Einzelfall, so dass insoweit die Revision nicht zuzulassen war.

Die Festsetzung des Streitwerts für das Berufungsverfahren beruht auf § 43 Abs. 1, § 45 Abs. 1 Satz 2 und 3, § 47 Abs. 1 Satz 1, § 51 Abs. 1 GKG.