A. Die Klage ist zulässig, insbesondere ist das Landgericht München I als für den OLG Bezirk München zuständiges Markengericht örtlich und sachlich zuständig. Die Klage auf Bewilligung der Eintragung des Markenrechts ist vor den für Markenrechtsstreitsachen zuständigen ordentlichen Gerichten (§ 140 MarkenG) gegen denjenigen zu erheben, der im Register als Markenrechtsinhaber eingetragen ist (Hacker, in: Ströbele, Hacker, Thiering, Markengesetz, 13. Auflage, § 27, Rn. 44).

Es besteht ein Rechtsschutzbedürfnis. Der Kläger zu 1) hatte das Verwaltungsverfahren nach § 27 MarkenG i.V.m. § 28 DPMAV vor dem Deutschen Patent- und Markenamt angestrengt. Dieses verlangt im Verfahren zwar den Nachweis des Rechtsübergangs, führt aber keine umfassende Prüfung der materiellen Wirksamkeit des Rechtsübergangs durch. Wegen der Komplexität der Sach- und Rechtslage, die nicht Gegenstand der Prüfung des Deutschen Patent- und Markenamt und des Bundespatentgerichts war, war der Antragssteller und hiesiger Kläger zu 1), wie vom Bundespatentgericht mit Beschluss vom 28.06.2018 geschehen, auf die Klage auf Bewilligung der Umschreibung vor den Zivilgerichten zu verweisen.

B. Die Klage ist für den Kläger zu 1) begründet. Für die Klägerin zu 2) ist die Klage unbegründet und war abzuweisen.

I. Der Kläger zu 1) kann vom Beklagten die Bewilligung der Umschreibung verlangen. Denn der Kläger zu 1) ist Inhaber der streitgegenständlichen Marke 305 73 572 (Anlage K1).

Dieser Anspruch auf Umschreibungsbewilligung folgt aus der Marke als absolutem Recht, das gegenüber jedermann wirkt (§ 14 Abs. 5 MarkenG i. V. m. § 1004 BGB entsprechend; vgl. Herrler, in: Palandt, BGB, 80. Auflage, § 1004, Rn. 4). Dieser Anspruch ist nicht erloschen, verjährt oder verwirkt.

1. Die streitgegenständliche Marke ist gemäß § 4 Nr. 1 MarkenG durch Eintragung vom 16.03.2006 für den Beklagten als Inhaber entstanden (Anlage K1).

a. Für das Bestehen eines absoluten Schutzhindernisses gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 14 MarkenG bei der Eintragung des Beklagten liegen keine Anhaltspunkte vor, da dieser jedenfalls nach dem unbestritten gebliebenen Sachvortrag des Beklagten mit der Anmeldung ein berechtigtes Interesse verfolgte.

b. Diese Marke ist nicht verfallen, sie wurden nach dem unbestrittenen Sachvortrag der Kläger durchgehend von der D. … Nord bzw. D. … Süd genutzt.

c. Auch eine Nichtigkeit der Marke wegen älterer Rechte ist nicht gegeben. Entgegen der Auffassung der Kläger ist weder der Kläger zu 1) noch die Klägerin zu 2) durch Benutzung gem. § 4 Nr. 2 MarkenG Inhaber einer prioritätsälteren Benutzungsmarke geworden. Voraussetzung dafür wäre, dass das streitgegenständlichen Zeichen innerhalb beteiligter Verkehrskreise als Marke Verkehrsgeltung erworben hat. Entsprechendes ist weder substantiiert vorgetragen, noch ist es ersichtlich.

2. Die bestehende Marke wurde auf der Grundlage der Ziffer V. der notariellen Vereinbarung vom 21.07.2006 (Anlage K 2) vom Beklagten an den Kläger zu 1) verkauft und übereignet. Damit ist das durch die Eintragung vom 10.03.2006 begründete Recht von dem Beklagten auf den Kläger zu 1) gem. § 27 Abs. 1 MarkenG übergegangen.

a. Auf der Grundlage der Vereinbarung der Parteien vom 21.07.2006 wurde das schuldrechtliche Verpflichtungsgeschäft in Form eines Rechtskaufs, § 453 BGB, zwischen dem Kläger zu 1) und dem Beklagten geschlossen. Der Vertragsschluss erfolgte im Wege des Insichgeschäfts mit unwiderruflicher Vollmacht durch den Kläger zu 1). Eine Gestattung des Insichgeschäfts im Sinne des § 181 BGB lag vor (Anlage K2).

Bei Insichgeschäften bedarf es wegen der Personenidentität nicht der Abgabe und des Zugangs der Willenserklärung, auch nicht des Empfangs i.S.v. § 164 Abs. 3 BGB. Die Willensbildung und - entschließung hinsichtlich des Vertretergeschäfts erfolgt in einer Person, hier des Klägers zu 1). Das Rechtsgeschäft wird, soweit es - wie hier - nicht formbedürftig ist, zunächst nicht nach außen sichtbar. Es muss jedoch nach außen erkennbar sein, so dass Dritte es wahrnehmen können.

Die Anforderungen an die Erkennbarkeit sind bei Verpflichtungsgeschäften nicht zu hoch anzulegen. Bei einem nicht formbedürftigen schuldrechtlichen Vertrag, wie vorliegend dem Rechtskauf, genügt jede Feststellbarkeit des Willens. So genügt beispielsweise, wenn nur eine mit den Verhältnissen vertraute Person die Vornahme des Vertretergeschäfts erkennen konnte. Die tatsächliche Kenntnisnahme des Vertretenen bzw. des Geschäftsgegners ist nicht erforderlich. In der Regel resultiert die Erkennbarkeit des Verpflichtungsgeschäfts aus dessen Erfüllung (vgl. RGZ 140, 223 (230); BGH NJW 1962, 587 (589); OLG Düsseldorf NJW-RR 2000, 851 (853); Schäfer in: BeckOK, BGB, Hau/Poseck, 57. Edition, § 181, Rn. 41; Schubert in: Münchener Kommentar zum BGB, 8. Auflage, § 181, Rn. 102). So liegt der Fall hier (siehe nachfolgend B. I. 2. b.):

b. Die streitgegenständliche Marke wurde im Wege der Abtretung gem. § 27 MarkenG i.V.m. §§ 413, 398 BGB (vgl. Hacker, in: Ströbele, Hacker, Thiering, Markengesetz, 13. Auflage, § 27, Rn. 18) vom Beklagten auf den Kläger zu 1) übertragen, womit das Verfügungsgeschäft über das Recht - anders als bei dinglichen Rechten - zeitglich mit dem schuldrechtlichen Verpflichtungsgeschäft vollzogen wurde.

Die Abtretung hat der Kläger zu 1) in Vertretung des Beklagten im Wege des Insichgeschäfts vorgenommen, denn die Vollmacht vom 21.07.2006 bevollmächtigte den Kläger zu 1) auch zur Ausführung des Verfügungsgeschäfts. Dies ergibt sich aus dem Wortlaut der Vereinbarung, nach welcher sich der Beklagte nicht nur dazu verpflichtete, die Marke zu übertragen, sondern den Kläger zu 1) unwiderruflich dazu bevollmächtigte, alle dafür (d.h. auch die für die Übertragung) notwendigen Erklärungen gegenüber Behörden und Dritten abzugeben, und ihm das Recht einräumte, im Namen des Vollmachtgebers Rechtsgeschäfte und Rechtshandlungen für ihn vorzunehmen und Erklärungen aller Art vor Gericht und Behörden und gegenüber Privaten abzugeben und entgegenzunehmen. Eine Gestattung des Insichgeschäfts im Sinne des § 181 BGB lag vor (Anlage K2).

Auch die Anforderungen an die Erkennbarkeit des Insichgeschäfts sind erfüllt. Bei dinglichen Verfügungen ist eine deutliche äußerliche Kenntlichmachung unentbehrlich, wobei jede Art von Manifestation ausreicht, die den sachenrechtlichen Erfordernissen genügen muss (Schubert in: Münchener Kommentar zum BGB, 8. Auflage, § 181, Rn. 103). Willenserklärungen zum Abschluss eines Verfügungsgeschäfts müssen von Dritten wahrnehmbar sein (BFH WM 1968, 341 [342]; OLG Hamburg MDR 1956, 416 f.). Welcher Art und Weise der Manifestation sich der Vertreter bedient, ist unerheblich.

Vorliegend machte die Äußerung des Klägers zu 1) bei der Beurkundung gegenüber dem Beklagten das Insichgeschäft bereits erkennbar (soweit diese nach der Beurkundung erfolgte), gleiches gilt für die Bevollmächtigung des Klägervertreters zur Markenumschreibung durch den Kläger zu 1) zeitnah zur Beurkundung. Die Überlassung der Marke zur Nutzung an die Klägerin zu 2) nach dem vollständigen Ausscheiden des Beklagten aus dem Unternehmen (dies erfolgte mit Abschluss der Vereinbarung von 2006) manifestierte die Erkennbarkeit, gleiches gilt für die Erklärung der Inhaberschaft der Marke gegenüber dem weiteren Gesellschafter B… im Jahr 2007.

c. Dass dem Markenübergang zunächst kein Antrag auf Umschreibung folgte, ist unschädlich, denn die Umschreibung ist keine Voraussetzung eines wirksamen Markenerwerbs. Die Umschreibung hat lediglich verfahrensrechtliche Bedeutung, da sich an die Eintragung die (widerlegliche) Vermutung der materiellen Rechtsinhaberschaft knüpft, § 28 Abs. 1 MarkenG, materiellrechtliche Bedeutung kommt ihr nicht zu (Hacker, in: Ströbele, Hacker, Thiering, Markengesetz, 13. Auflage, § 27 Rn. 28.)

d. Auch die Rückumschreibung der Marke auf den Beklagten durch Entscheidung des Bundespatentgerichts ändert an der materiellen Rechtslage, nach welcher der Kläger zu 1) Inhaber der Marke wurde, nichts.

Der Antrag nach § 27 Abs. 3 MarkenG enthält keine umfassende Prüfung der materiellen Wirksamkeit des Rechtsübergangs. So genügt nach § 28 Abs. 3 Nr. 1 DPMAV als Nachweis der Inhaberschaft ein sowohl von dem eingetragenen Markeninhaber bzw. seinem Vertreter und dem Rechtsnachfolger oder seinem Vertreter unterschriebener Umschreibungsantrag. Eine Anhörung der Beteiligten, insbesondere des eingetragenen Markeninhabers, ist im Allgemeinen entbehrlich, da lediglich dem gestellten Antrag entsprochen wird (vgl. Hacker in: Ströbele, Hacker, Thiering, Markengesetz, 13. Auflage, § 27 Rn. 33).

Gemäß des Prüfungsumfangs des Bundespatentgerichts wurde im Rahmen der Rückumschreibungsentscheidung ebenfalls nicht über die materielle Rechtslage befunden, sondern schwere Verfahrensmängel überprüft, wie hier im Fall eines Zweifels am Rechtsübergang, das Fehlen des rechtlichen Gehörs des eingetragenen Markeninhaber.

In einem Zweifelsfall wie dem vorliegenden, der sich mit Blick auf die Abgeltungsklausel vom 16.04.2008, die lange Verfahrensdauer (vgl. § 28 Abs. 3, Abs. 6 DPMAV) und die Einlegung der Beschwerde durch den Beklagten beim Bundespatentgericht ergeben hat, bedarf es der verfahrensgegenständlichen Umschreibungsbewilligungsklage (Hacker, in: Ströbele, Hacker, Thiering, Markengesetz, 13. Auflage, § 27, Rn. 45).

e. Da wie dargelegt im Ergebnis die materielle Rechtslage nicht dem Inhalt des Markenregisters entspricht, hat der Kläger zu 1) einen Anspruch, vom Beklagten die Bewilligung der Eintragung des Rechtsübergangs im verwaltungsrechtlichen Verfahren zu verlangen, um das Register berichtigen zu lassen.

3. Dieser Anspruch der Klägers zu 1) gegen den Beklagten auf Bewilligung der Umschreibung ist nicht erloschen, verjährt oder verwirkt.

a. Auf das Recht des Klägers zu 1) gegen den Beklagten auf Abgabe der Bewilligungserklärung wurde mit der notariell vereinbarten Abgeltungsklausel aus dem Vertrag vom 16.04.2008 (Anlage K4) nicht wirksam verzichtet, § 397 BGB. Ein materiell-rechtlicher Verzicht auf diesen Anspruch wäre unzulässig.

So handelt es sich bei dem Berichtigungsanspruch um keine vertragliche, vertragsähnliche oder gesetzliche Verpflichtung des Beklagten, sondern allein um eine Mitwirkungspflicht, die aus dem absoluten Recht (des Klägers zu 1) aus der Marke folgt, welches - durch den Rechtsschein zugunsten des als Inhaber Eingetragenen gem. § 28 Abs. 1 MarkenG - durch die unrichtige Eintragung berührt ist.

Dass ein solcher Anspruch nicht verzichtbar ist, bestätigt ein Vergleich mit dem Grundbuchberichtigungsanspruch. Auch das unrichtige Grundbuch erweckt einen Rechtsschein (wenn auch hier mit den Folgen der Möglichkeit eines gutgläubigen Erwerbs) der im Wege des Anspruchs auf Berichtigung des Grundbuchs korrigierbar ist und welcher gemäß § 894 BGB ebenfalls unverzichtbar ist (vgl. Herrler, in: Palandt, BGB, 80. Auflage, § 894 BGB, Rn. 5).

Nicht zuletzt ist die benannte Störung des Rechts aus der Marke durch die unrichtige Markeneintragung eine Dauerhandlung, die auch nach Abschluss der Abgeltungsvereinbarung von 2006 fortdauert, womit auch ein (nach Abschluss der Abgeltungsklausel) fortdauerndes Beseitigungsrecht besteht. Auf etwaige zukünftige Ansprüche ist in der Abgeltungsklausel (ex ante) nicht verzichtet worden.

b. Der Anspruch des Klägers zu 1) gegen den Beklagten auf Abgabe der Bewilligungserklärung ist nicht verjährt. Wie bereits dargestellt ist die (unrichtige) Markeneintragung ein fortdauernder Störungszustand. Eine Verjährung würde erst mit Beendigung der Störung beginnen, was dazu führt, dass entsprechende Rechte auf Bewilligung zur Beseitigung dieses Zustands (faktisch) nicht verjähren (vgl. Thiering, in: Ströbele, Hacker, Thiering, MarkenG, 13. Auflage, § 20, Rn. 30).

Dementsprechend ist für den Grundbuchberichtigungsanspruch in § 898 BGB auch normiert, dass dieser nicht der Verjährung unterliegt.

c. Der Anspruch ist auch nicht verwirkt. Der Beklagte wusste, dass er den Kläger zu 1) im Vertrag vom 21.06.2006 umfassend ermächtigt hatte, die Marke auf sich zu übertragen. Eine Anzeige der Durchführung der Insichgeschäfte an ihn war, wie bereits oben dargestellt, nicht erforderlich. Gleichwohl wurde ihm die Umschreibung während der Beurkundung - nach außen erkennbar - angekündigt. Auch hatte er mit der Klägerin zu 2) nach seinem Ausscheiden keine Absprachen zur weiteren Nutzung der Marke getroffen, welche aber weiter stattfand. Er konnte also nicht darauf vertrauen, dass die Marke entgegen der ursprünglichen Vereinbarung nicht wirksam auf den Kläger zu 1) übertragen worden war. Nach Treu und Glauben und dem Rechtsgedanken des § 21 Abs. 1 MarkenG kann er sich nicht auf Verwirkung berufen.

4. Im Ergebnis ist damit aufgrund des Auseinanderfallens von materieller Rechtslage und Markenregister das Register zu berichtigen, vgl. § 27 Abs. 3 MarkenG. Vom Beklagten ist die hierfür erforderliche Bewilligungserklärung abzugeben.

II. Die Klägerin zu 2) war nie Inhaberin der Marke, sie hatte auch keinen Übertragungsanspruch gegen den Beklagten. Ein solcher Anspruch wurde auch an sie nicht abgetreten. Ein Umschreibungsbewilligungsanspruch an den Kläger zu 1) steht ihr damit nicht zu. Der Antrag der Klägerin zu 2) gegen den Beklagten war daher abzuweisen.

III. Da die Klage bereits im Hauptantrag Erfolg hat, war über den nur hilfsweise gestellten Antrag auf Bewilligung der Umschreibung auf die Klägerin zu 2) nicht mehr zu entscheiden.

C. Da die Klage auf Abgabe einer Erklärung gerichtet ist (Einwilligung; § 894 ZPO), ist ein antragsgemäß ergangenes Urteil nicht vorläufig vollstreckbar. Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit hinsichtlich der Kosten beruht auf § 709 ZPO. Die Kostenentscheidung beruht auf §§ 91, 92, 100 ZPO.